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出願国はどのように選択すべき?

 

1.マドプロの手続の流れ

<『マドプロ』って何?>のページでマドプロの全体的な概要は把握されたかと存じます。ここでは、商標をマドプロ出願で国際登録する際、実際に行われる手続の詳細について解説させていただきます。マドプロの流れ把握において、お客様のお役に立てると幸いです。

なお本解説は、お客様が日本国特許庁(JPO)を本国官庁として国際出願を行う際の手続となります。

 

マドプロ出願イメージ図

 

A.日本での基礎登録または基礎出願

マドプロ出願を行うためには、その基礎となる国内登録商標または国内商標出願が必要です。

B. 必要書類

ⅰ)願書

国際登録願書(MM2)という公式の様式を提出します。

【特許庁:マドリッドプロトコルによる商標の国際登録出願の願書等様式】

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/madopro0218.htm

 

*【参考】特許庁:国際登録出願の手続様式集 ※pdfファイルですのでご注意ください。

http://www5b.biglobe.ne.jp/~ip-mind/newIP_mind-040-002/siryou-situ/M-siryou/madoriddo-ap-yousiki.pdf

 

ⅱ)本国官庁への手数料貼付書面

願書とは別に、特許印紙(9000円)を、提出日・件名等を記載した書面に貼り付けて提出します。

 

※米国(US)を指定する場合には、出願時に「標章を使用する意志の宣誓書」(MM18)を願書とともに提出しなければなりません。

※国際登録出願のOfficial FeeはWIPOに直接支払います。

 

③言語

マドプロの言語は3ヵ国語(英語・フランス語・スペイン語)ございますが、日本国特許庁を本国官庁とするため、英語のみ使用することができます。日本語は使用できません。

 

C.本国官庁(日本国特許庁)での方式審査

①国際登録出願の提出先

本国官庁である日本国特許庁となります。

 

②出願の際の要求事項

本国特許庁にて、次の要件を満たしていると判断されれば、日本国特許庁は本国認証を行い、国際登録出願の受理日を付与してWIPO国際事務局に送付します。

  • ⅰ)登録商標及び登録名義人(または出願中の商標及び出願人)の同一性
  • ⅱ)指定商品・役務の同一性
  • ⅲ)標章の同一性
    *厳格に要求され、同縮尺での大きさの相違のみ認められます。

これらを満たしていないまたは記載事項に不備がある場合には、本国官庁から方式不備について通知がなされ、出願人は通知から14日以内に補正をして対応することができます。

また、原則として日本特許庁が願書を受理した日が国際登録日であり、これは日本国内の出願における「出願日」に相当します。

 

D.国際登録・国際公表

WIPO(国際事務局)によって書類等の方式審査が行われ、欠陥が見当たらなければ、国際登録番号が付与され、国際登録簿に登録されます。

その後、国際登録されたことがWIPO発行の国際標章公報で公表されます。

 

E.指定国特許庁への領域指定の通報

国際登録が完了すると、保護を求める国(指定国)に指定された旨が通報され、各国にそれぞれ個別に出願した場合と同様に扱われます。

商標が国際登録されたとはいっても、まだ指定国で権利は発生せず、現地の法令に従って審査が行われます。

 

F.各指定国での実体審査

WIPOから指定を受けた各指定国は、それぞれの国の法令に従って商標を審査します。

もし拒絶の理由が発見されれば、各指定国の特許庁は、E.の通報日から1年(若しくは18ヵ月)以内に暫定拒絶通報を行わなければならないと定められています。

したがって、その期間内に通報がない、もしくは期間内に保護認容声明がなされた、または上記の拒絶理由が解消された場合には、保護が認められ権利が発生することになります。

 

国際登録による商標権の存続期間は、C.の「国際登録日」から10年間です。

 

G.商標権の更新・管理

WIPOによって国際登録簿で一元管理されているため、すべての指定国の商標権更新を一括で行うことができますので、権利管理の負担が少ないといえます。

 

 

 

2.直接出願(各国別出願)の手続の流れ

1.ではマドプロ出願を解説してきましたが、本解説では直接出願(各国別出願)について触れていきます。

直接出願とは、例えば、日本のお客様が海外で商標権を取得したい場合、現地の代理人を通じて各国へ直接商標出願することをいいます。マドプロ出願の場合は現地代理人を選任することなく手続が行えますが、一方、各国への直接出願ではそれぞれの国の代理人を介して手続を行う必要があるため、オフィシャルフィーのほか「現地代理人費用」が必要となり、また、各国の言語へ翻訳する「翻訳費用」も加算される場合があります。

 

しかしながら、直接出願のメリットとして以下の点が挙げられますので、お客様のご要望に応じてマドプロ出願と使い分けることが望ましいでしょう。

① マドプロに加盟していない国々(カナダ、台湾、タイ、インドネシア、香港・マカオ等)で権利が取得可能。

② 日本における基礎出願・基礎登録は必ずしも必要なく、出願国ごとに異なる態様・権利範囲を指定できる。また、出願後も区分変更が可能な場合がある。

③ 日本の商標出願日から6ヶ月以内であれば、パリ条約に基づく優先権が主張できる。

④ セントラルアタックのリスクが無い。

 

マドプロ出願イメージ図

 <特許庁: “商標の国際登録制度活用ガイド”より>

 

直接出願のおおまかな流れは以下のとおりです。

A.各国に出願

基本的には国内の代理人を通じて、希望する国々の現地代理人にそれぞれ願書を提出して出願します。その際、指定商品・役務(権利範囲)をその国で定められている言語に翻訳したり、かつその国ごとに適した内容の検討を行ったりします。

 

B.各国での審査~登録

それぞれの国で出願が完了すると、現地特許庁による審査が行われます。なお、審査期間や手続の内容は各国様々ですので、それぞれに対応した処理を行います。

 

通常、審査結果は、各国の現地代理人を通じて、日本の出願人様に報告される流れとなります。

 

C.商標権の更新・管理

商標権の更新は各国ごと(CTMを除く)に更新手続の申請が必要となります。

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